劉永全 孔祥雨

對於涉及發明專利和實用新型專利的侵權案件，在進行侵權判斷的過程中，基本上要先對技術問題進行調查，然後才能進行侵權判定。技術調查的內容除涉及侵權判定程序中必經的專利技術方案的確定、被控產品技術方案的確定，以及侵權對比之外，還可能涉及現有技術抗辯、抵觸申請抗辯、先用權抗辯以及目前尚處於討論階段的無效抗辯。上述技術調查過程有時候會非常復雜，以現有技術抗辯為例，在壹項專利侵權訴訟中，可能涉及多份用於現有技術抗辯的中外文文獻。

一、現有的技術調查手段及存在的問題

為應對日益復雜的技術調查，我國建立了由司法鑒定人、技術調查官、專家陪審員和專家輔助人組成的四維的技術調查體系。他們之間的關系如下圖所示：

上述技術調查體系吸收了大陸法系和歐美法系的技術調查手段。其中，司法鑒定人以大陸法系的司法鑒定制度為基礎；專家輔助人以英美法系的專家證人、意大利的技術顧問和俄羅斯的專家制度為基礎；技術調查官以英國和美國的技術顧問，日本、韓國和臺灣的技術調查官和專業委員會為基礎；專家陪審員以美國的藍帶陪審團和德國的技術法官為基礎¹。

除上述調查模式之外，有研究者指出，還可以通過技術法官和技術咨詢這兩個途徑對技術問題進行調查²。

壹項技術調查手段，經常存在這樣或那樣的問題，難以完全滿足技術調查的需求。其中，實務中應用較多的司法鑒定存在的問題比較突出，受到的關註較多。

以法院委托的司法鑒定為例，常見的壹個問題是，由於技術檢測的種類繁多，事項復雜，司法鑒定機構通常需要另行委托檢測機構進行檢測，然後基於檢測報告出具司法鑒定報告。由於司法鑒定機構和檢測機構之間沒有隸屬關系，並通常是壹次性合作，會出現溝通不暢等原因導致檢測機構無法按時出具檢測報告。在有些案件中，甚至出現鑒定機構對檢測機構出具的檢測結果有不同意見，兩個機構僵持不下，使案件處於長期停滯的狀態。

另壹個問題是關於司法權讓渡的擔心。從理論上講，鑒定報告應當僅對技術問題進行鑒定，而不應當對法律問題進行鑒定。為了回避對法律問題進行鑒定的嫌疑，司法鑒定報告通常不會對被控技術方案是否侵權直接給出鑒定結論。但是，權利要求解釋作為壹個法律問題卻經常被忽略。法院在委托司法鑒定時，通常還沒有進入侵權比對的具體環節，沒有對權利要求的解釋問題進行過審理。而鑒定機構在進行司法鑒定時需要首先確定權利要求的保護範圍，此種情況下，鑒定報告需要先對權利要求進行解釋，然後再進行後續的鑒定工作。這種情況導致鑒定報告先行對權利要求進行了解釋，容易產生司法權讓渡的問題。

此外，對鑒定報告的質證可能流於形式。其中，由於鑒定報告是由法院委托出具的，法院通常不會輕易推翻由其委托出具的司法鑒定報告，導致鑒定報告天然處於優勢地位。同時，鑒定專家在出席庭審時通常具有高度的戒備心理，其在回答律師質詢時傾向於選擇原則性的語言，避免直接回答問題，從而導致對鑒定專家的質詢通常不會產生有意義的結果。

其他的技術調查手段也有不盡如人意之處。專家陪審雖已在全國各地法院試行，但在制度設計上存在專業領域契合率不高、選任機制不合理和審判權讓渡等諸多問題。專家輔助人由於服務於壹方當事人的意見，使得本來陌生的爭議“水域”變得更加“渾濁”，法官在“兼聽”之余更加“難斷”³。

專家輔助人還存在定位問題。根據現行的司法解釋，專家輔助人屬於專家證人，僅能在涉及技術問題的時候才能參加庭審⁴。根據這種規定，專家輔助人無法全程參加庭審，不能充分發揮作用。

技術調查官的設立具有非常重要的意義，可以有效提升關於技術類案件的審判效率，改善對司法鑒定過度依賴的情況。

技術調查官的參與，彌補了上述諸多手段存在的不足，且不損害任何壹方利益，反而與司法技術鑒定，技術專家陪審和當事人的專家輔助等制度聯動，法官有了如同臂膀的“技術助手”，當事人可以節省訴訟開支，提高了司法效率和公信力⁵。

通過壹段時間的運行，技術調查官在參加庭審時主要面臨兩方面的挑戰。壹是技術調查官在判定事實時如何最大限度地區別技術標準與法律標準，避免二者之間的混同，用技術思維代替法律思維。二是出庭各方多為法律高手，技術調查官面臨的陳述往往是法律思維的技術陳述，而並非技術語境下的事實發現⁶。

二、充分發揮法官在技術調查中的主導作用，是提高技術調查和侵權判定效率和質量的重要途徑

技術調查的目的是為法官進行侵權判定服務的。技術調查的範圍和手段取決於侵權判定的需要。如果能在技術調查過程中，充分發揮法官的主導和核心作用，先將相關的法律問題梳理清楚，再確定需要技術調查的事項和手段，則不失為壹種提高案件審理效率和質量的有效手段。

1、對單方提交的檢測報告和鑒定報告的認定，可以促進原被告之間舉證責任的平衡，提高案件審理效率，甚至促進司法鑒定行業的發展

常見的另壹種情況是，原告提交了其委托第三方出具的檢測報告和司法鑒定報告，被告以無法確定用於檢測的樣品來源等證據形式問題進行抗辯，並要求在法院的主持下進行司法鑒定。

實踐中，法院通常會同意被告的抗辯，由法院出面，委托司法鑒定機構進行司法鑒定，並主要將鑒定報告作為定案依據。這種做法會讓案件久拖不決，同時也讓被告處於壹種以逸待勞的狀態，原被告之間的舉證責任有所失衡。

在法院掌握的技術調查手段不斷豐富的情況下，尤其在有技術調查官輔助進行技術調查的法院，可以考慮對原告提交的檢測報告和/或司法鑒定報告進行實質審查。如果這些報告本身具有較高的可信度，則可以要求被告進行實質性的答辯。例如，要求被告明確被控產品或方法在那些方面與原告提供的檢測報告和鑒定報告不同，以確定是否需要另行安排司法鑒定。

對單方委托的鑒定報告的采信，可以起到促進原告積極舉證，被告積極答辯的效果。同時，還可以促進司法鑒定行業的發展。如果壹個司法鑒定機構，由於其出具的鑒定報告比較客觀、中立，且被法院采信的幾率較高，則該司法鑒定機構將會有機會接受更多的委托。通過這種形式，可以促進知識產權司法鑒定行業的良性競爭和發展。

此外，隨著法院采信單方委托鑒定報告幾率的提高以及法院直接出面委托的司法鑒定的減少，可以減少關於司法權讓渡的擔心，以及弱化司法鑒定報告在證據方面的優勢地位，促使關於司法鑒定報告的質證更加全面、客觀。

2、對於通過檢測數據就可以進行侵權判定的案件，可以考慮僅委托檢測，而不委托司法鑒定

有些案件中，查明案件事實的關鍵在於檢測機構獲得的檢測數據。在有具體檢測數據的情況下，可以直接進行侵權判斷。此種情況下，法院可以考慮直接委托檢測機構出具檢測報告。

此前的困難主要在於法官無法審查檢測方案是否合理，在設置技術調查官之後，這方面的問題可以被有效解決。

如果認為法院直接委托檢測機構會占用過多的司法資源，也可以考慮通過司法鑒定機構委托檢測機構進行檢測。此種情況下，鑒定機構的任務不再是出具鑒定報告，而是主要協助篩選適格的檢測機構、判斷檢測方法是否合理，以及確認檢測結果是否正確。

3、委托司法鑒定前，先對權利要求進行解釋

權利要求的解釋，既是進行專利侵權判定的基礎，也是確定技術調查範圍的前提。但是，在我國的司法實踐中，對於權利要求解釋的重視程度明顯不足。尤其在法院委托司法鑒定的情況下，委托事項通常比較簡單籠統，且在委托司法鑒定時，對權利要求解釋這壹問題不做審理。

在與侵權案件關聯的無效宣告程序中，各方的關註焦點也更多集中在權利要求的新穎性、創造性等所謂的實體理由，而很少花精力關註權利要求是否清楚，以及如何確定權利要求的保護範圍等撰寫形式方面的理由。

這種不重視權利要求解釋的做法，導致壹些案件在進入二審程序，甚至再審程序時，權利要求的保護範圍還沒有確定下來，各方仍在爭議權利要求的解釋問題。

針對上述情況，業內不少人士提出，可以參照美國專利訴訟制度中的馬克曼程序，對權利要求的解釋設置獨立的程序。

現行框架下，設置獨立的程序來解釋權利要求還面臨壹定的困難。此種情況下，可以考慮通過庭前會議等形式解決這壹問題。例如不單獨針對權利要求的解釋問題做出裁定和判決，而是采用壹種比較詳盡的談話筆錄或者庭審筆錄的方式對雙方的觀點進行確認，作為案件後續審理的基礎。

侵權案件審理中，如果能先對權利要求的保護範圍進行全面的審理，則可以在多個方面實現積極的效果。

首先，原被告雙方關於權利要求解釋的爭議肯定與侵權判定有關，尤其是被告關於權利要求解釋的主張肯定與其實施的技術方案有關。通過解釋權利要求，能夠提前確定案件爭議焦點，以及提前對被告的技術方案有所了解。

其次，可以將原被告雙方的對抗活動前移。通常，被告的態度比較消極，有時會等到法院委托的司法鑒定報告做出之後才發表關於如何解釋權利要求的觀點。被告的這種做法符合現在的審理模式，本身無可厚非。如果能改變現有的審理模式，先對權利要求的保護範圍進行解釋，則將有助於改變被告消極應對的狀態，促進案件的高效審理。

其三，促進訴訟參與各方對權利要求解釋的重視，避免壹方當事人由於更換代理人等原因，而在訴訟的不同階段，對如何解釋權利要求提出不同觀點，從而導致案件審理的復雜化。

其四，可以根據對權利要求解釋的爭議，聚焦需要檢測或進行司法鑒定的具體技術問題，盡量減少需要法院委托的檢測和鑒定事項，加快審理程序。

上述三個方面的工作，都不是單純的技術調查，均需要在法官的主導下進行。同時，上述三個方面的工作，又均與技術調查有關。如果上述三個方面的問題能夠解決好，無疑會大幅提高技術調查和侵權判斷的效率和質量。簡言之，充分發揮法官在技術調查中的主導作用，是提高技術調查和侵權判定效率和質量的重要途徑。

三、從壹個案例看權利要求解釋的重要性

伊萊利利公司訴江蘇豪森藥業股份有限公司專利侵權案，是2010年度最高院評出的10大知識產權案件之壹。該案的審理過程從2001年到2010年，持續了10年時間。壹個案件中使用了三項化合物制備方法專利，涉及非常復雜的技術調查。原被告雙方在侵權程序和無效程序方面進行了全面的對抗，且均進入到了在最高人民法院進行的再審程序⁷。

該案中，被告面臨兩個方面的問題。壹是在專利確權程序中出現了關於“壞點”的爭論。專利復審委員會針對其中的壹個專利作出的第9525號決定認為，涉案專利公開了104組數據，其中11組不能實現發明目的。這11組數據被稱為“壞點”，導致權利要求得不到說明書支持而被全部無效。

針對這壹問題，反對的聲音認為，該專利涉及化學實驗，不能苛求每壹次的實驗均能成功。涉案專利記載了11次失敗的實驗，表明發明人誠實地記錄了實驗過程。在涉案專利記載的大部分實驗數據均可以實現發明目的的基礎上，不應當僅依據其中的11次失敗的實驗而宣告專利無效。

二是該案在壹審程序和發回重審的壹審程序中，壹審法院先後委托了兩家鑒定機構出具了司法鑒定報告，這兩份鑒定報告在壹項重要數據的認定上存在矛盾。雖然從常規做法上看，法院可以直接引用在後的司法鑒定報告，無需再考慮第壹份司法鑒定的內容，但是，如果能夠對上述矛盾進行合理解釋，則將更加讓人信服。

筆者認為，通過合理解釋權利要求，可以解決上述兩個方面的問題。

權利要求的內容可以概括為：“利用M:N> 1:1的原料，通過SN2反應，制備X:Y > 1:1 的產物”。

原料中的成分M將通過化學反應轉化成產物中的成分X；原料成分N通過化學反應轉化成產物成分Y。

雙方在此前的侵權程序和確權程序中，將更多的精力集中在權利要求的最後壹部分內容，即，反應產物是否符合“X:Y > 1:1 ”，並以此作為是否侵權，以及權利要求是否得到支持的判斷標準。

從權利要求解釋的角度看，應當考慮權利要求的全部內容，而不應當僅考慮最後壹部分內容。

權利要求的內容和其中可能采用的比值如下表所示：

根據權利要求解釋的壹般原則，權利要求中出現的兩處“大於1:1”應當具有同樣的含義，即，如果認為X:Y = 1.05:1 屬於“X:Y > 1:1 ”的限定範圍，那麽M:N = 1.05:1也屬於“M:N> 1:1”的限定範圍。基於此種理解，從權利要求的整體內容看，其實際上限定了壹種非常精確的反應路線。如上所述，當反應原料中的M:N=1.05:1時，由於M和N的含量已經非常接近，如果希望獲得的產物中X（由原料M轉化而來）:Y（由原料N轉化而來）的比值大於1:1，則反應原料中的M需要幾乎100%地轉化成反應產物X；同時，反應原料中的N需要幾乎100%地轉化成反應產物Y。或者兩種原料按相同的比例轉化，例如，反應原料中的M和N以同樣的比例轉化為X和Y。

在對權利要求進行上述解釋的情況下，發現全部實施例均無法實現權利要求限定的反應路線，因為全部的實施例中，反應原料中的成分M和N均沒有全部轉化，或者按照精確的比例轉化為X和Y。也就是說，按照此種解釋，全部的實施例均無法支持權利要求限定的反應路線，而不是僅有11個實施例作為“壞點”。

同時，權利要求限定的反應路線與實際的反應過程不符，可以解釋兩個司法鑒定報告的鑒定結論不壹致的問題。因為壹個鑒定報告是按照實際的原料和產物比例進行的鑒定，另壹個鑒定報告是根據產物的比例，按照權利要求限定的反應條件反向推導出的原料的比例。由此可見，這種不壹致的情況是由於權利要求的反應路線與實際情況不符導致的，不是鑒定報告的問題。

上述案例充分展示了權利要求的解釋在技術調查和侵權判斷中的重要性。通過對權利要求進行詳細的分析和解釋，厘清了兩份鑒定報告是否存在矛盾的問題，明確了權利要求的保護範圍，從而為清晰、準確的侵權判斷奠定了堅實基礎。

綜上所述，筆者認為，在法官的主導下，先對權利要求的保護範圍進行審理，以及通過技術調查官，專家輔助人的參與明確各方當事人關於技術問題的爭議焦點，再在必要的情況下委托檢測機構和/或鑒定機構出具檢測報告和/或鑒定報告，可以作為專利侵權案件，尤其涉及復雜技術問題的專利侵權案件的審理方法。

註釋：
¹ 鄭飛，論中國司法專門性解決問題解決的四緯模式，政法論壇，2019年5月，第37卷第3期， 68-77。
² 範懷斌，技術事實查明機制研究—以知識產權民事訴訟為視角，上海師範大學專業碩士學位論文， 2018年3月。
³ 鄭誌柱、林奕豪，論技術調查官在知識產權訴訟中的角色定位 ，知識產權，2018年第8期，8-14。
⁴ 最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋，第壹百二十三條第二款：具有專門知識的人不得參與專業問題之外的法庭審理活動。
⁵ 鄭誌柱、林奕豪，論技術調查官在知識產權訴訟中的角色定位 ，知識產權，2018年第8期，8-14。
⁶ 宋魚水，知識產權審判的商業思維與技術判斷，中國發明與專利，2018年8月，第15卷第8期，69-79。
⁷ 參見江蘇高院作出的（2001）蘇民三初字第001號民事判決、（2003）蘇民三初字第001號民事判決。最高人民法院作出的（2002）民三終字第8號民事裁定、(2009)民三終字第6號民事判決。專利復審委員會作出的第9525號無效宣告請求審查決定、北京市第壹中級人民法院作出的（2007）壹中行初字第922號行政判決、北京市高級人民法院作出（2008）高行終字第451號行政判決。

世寧是壹家專註於知識產權、競爭法、商事訴訟和仲裁的精品律師事務所，尤其擅長涉及新技術和新商業模式下的專利、反壟斷、反不正當競爭、商業秘密、數據安全和知識產權運營事務等。世寧由背景多元、經驗豐富、處理過大量重大復雜案件的資深從業者組成，致力於為不同國家、行業及發展階段的客戶提供高效、可靠、品質的法律服務。